Urteil des BGH: Lizenzen im Konzern insolvenzfest („Ecosoil“)

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Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung zur Bestandskraft von Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten jüngst weiter präzisiert und fortgeführt. Die Entscheidung ist sowohl für die Frage des Wahlrechts des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO als auch für die M&A Praxis und die Vertragsgestaltung bei der Sanierung, Umstrukturierung und dem Verkauf von Konzernteilen wichtig. (BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 – I ZR 173/14 – Ecosoil veröffentlicht in GRUR 2016, 201 sowie auch zugänglich über die Entscheidungssammlung unter www.bundesgerichtshof.de)

Das Urteil betraf u.a. einen marken- und namensrechtlichen Unterlassungsanspruch wegen der Verwendung der Bezeichnung „Ecosoil“. Die Klägerin vertrat die Rechte aus der eingetragenen Gemeinschaftsmarke „Ecosoil“. Die Beklagte war eine heute von der Klägerin völlig unabhängige Gesellschaft, die eigene Nutzungsrechte an der Bezeichnung Ecosoil auf ihre frühere Zugehörigkeit zur selben Unternehmensgruppe stützte. Der BGH formulierte in seinem Urteil sehr grundlegend:

(1)    „Ein Lizenzvertrag ist im Falle eines Lizenzkaufs regelmäßig beiderseits vollständig erfüllt (§ 103 I InsO) wenn die gegenseitigen Hauptleistungen erbracht sind, also der Lizenzgeber die Lizenz erteilt und der Lizenznehmer den Kaufpreis gezahlt hat.“

(2)    „Ein Lizenzvertrag, mit dem sich eine Konzerngesellschaft gegenüber den übrigen Konzerngesellschaften verpflichtet, ihnen zur Sicherung eines gemeinsamen Markenauftritts ein unentgeltliches Recht zur Nutzung einer Marke für die Dauer des Bestehens des Konzerns einzuräumen und sich die übrigen Konzerngesellschaften im Gegenzug zu entsprechenden Nutzung der Marke verpflichten, ist regelmäßig beiderseits vollständig erfüllt (§ 103 I InsO), wenn die eine Konzerngesellschaft die Lizenz eingeräumt hat und die anderen Konzerngesellschaften die Lizenz genutzt haben.“ Dies heißt: eine andauernde Verpflichtung des Lizenznehmers, die Marke auch tatsächlich zu nutzen, ist eine reine Nebenpflicht und eröffnet nicht das Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO.

(3)    „Der Nachweis des Abschlusses eines Lizenzvertrags im kaufmännischen Geschäftsverkehr kann in der Regel nur durch Vorlage einer schriftlichen Dokumentation des Vertragsschlusses erbracht werden.“ Es ist jedoch nicht erforderlich, eine ausdrücklich als „Lizenzvertrag“ bezeichnete Vereinbarung abzuschließen. Im Fall genügte dem BGH die Protokollierung der Beschlussfassung über einen gemeinsamen Markenauftritt im Konzern, der – denknotwendig – mit einer konkludent an alle Mitglieder des Konzerns zu erteilenden Markenlizenz verbunden gewesen sei. Zu unterscheiden bleibt dabei weiterhin zwischen einer vertraglichen Lizensierung mit Rechtsbindungswillen und einer informellen und daher rechtlich auch nicht dauerhaft verbindlichen Gestattung der Zeichennutzung. Die mit einer konkludenten echten Lizenz innerhalb eines Konzerns verbundene steuerliche Problematik einer möglichen verdeckten Gewinnausschüttung aufgrund der Unentgeltlichkeit der Lizenz veranlasste den BGH nicht, strengere und klarere Anforderungen an eine rechtswirksame Lizenzvereinbarung zu stellen.

(4)    „Ein Lizenzvertrag besteht auch nach dem Übergang der Marke auf einen neuen Rechtsinhaber zwischen dem ursprünglichen Rechtsinhaber und dem Lizenznehmer fort. Der neue Rechtsinhaber kann ohne Zustimmung des Lizenznehmers nicht in den Lizenzvertrag eintreten.“ Im Fall war die beklagte Gesellschaft über einen Anteilskaufvertrag aus dem ursprünglichen Konzern herausgelöst worden. Die der verkauften Gesellschaft zuvor konkludent eingeräumte Markenlizenz blieb hiervon unberührt. Da auf der Klägerseite die heutige Inhaberin der Markenrechte die Gemeinschaftsmarke selbst über einen Teilunternehmensverkauf in der Form eines sogenannten Asset Deals erworben hatte, ergab sich die Besonderheit, dass der zwischen der früheren Markeninhaberin und der Beklagten konkludent abgeschlossene Lizenzvertrag gegen die neue Markeninhaberin fortwirkte und von dieser auch nicht etwa gekündigt werden konnte. Für die Vertragsgestaltung zur Sicherung einer Weiternutzung von ehemaligen Konzernmarken in einer solchen Dreieckskonstellation enthält das Urteil wichtige Hinweise zur erforderlichen Registrierung nach der Europäischen Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV).

Fazit: Das Urteil des BGH gibt innerhalb jedes Konzerns Anlass zur Überprüfung der vertraglichen Grundlagen einer konzernweiten einheitlichen Nutzung von gewerblichen Schutzrechten im Kontext einer Corporate Identity. Bei Umstrukturierungen und Veräußerungen von Konzernteilen – maßgeblich im Umfeld von Sanierung und Insolvenz – ist besondere Vorsicht bei der Gestaltung von vertraglichen General- und Auffangklauseln angezeigt, namentlich bei Verträgen mit dem Insolvenzverwalter. Im entschiedenen Fall hatte eine solche Klausel augenscheinlich nicht vorhergesehene Konsequenzen.